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商標権の利用のしかた

2.使用許諾

3）使用許諾契約書作成にあたって注意すべき点

許諾者側と使用権者側いずれもが留意すべき点
Ⅰ) 許諾対象の商標を明確に特定する
Ⅱ) 使用権の種類を明らかにする
Ⅲ) 再使用許諾（サブライセンス）を認めるか否かを明らかにする
Ⅳ) 商標の使用の態様・制限（使用許諾にかかる指定商品・役務の範囲、商標の具体的な使用態様、地域等の限定）を明確にする
Ⅴ) 有効期間の特定、その期間の更新・延長の可否を明らかにする
Ⅵ) 許諾者および使用権者がとるべき責任の範囲を明らかにする
許諾者側（商標権者・ライセンサー）が特に留意すべき点
Ⅰ) 使用権の種類（専用使用権、通常使用権、独占的通常使用権の別）を明らかにする
Ⅱ) 商標の使用の態様を特定する
Ⅲ) 不争義務を課す。独占禁止法の不当拘束が問題視されることから、近年では使用権者が契約対象商標について争う場合には、許諾者側が契約解除できるという条項とする場合が多い
Ⅳ) 使用権の譲渡等の禁止条項を設ける
Ⅴ) 専用使用権の設定の場合には、使用権者が質権等の設定を無断ですることができないことを明記する
Ⅵ) 商標の価値を維持するために、商品・サービスの品質保証を義務づける
Ⅶ) 契約解除条項、損害賠償についての条項を設ける
Ⅷ) 契約終了後の措置を明らかにする
Ⅸ) 使用権者による使用により第三者の商標権等の侵害が発生したとき、その責任は使用権者側にあることを明記する
Ⅹ) 第三者による商標の侵害の事実を、使用権者から商標権者に直ちに報告する義務を課す
XI) 秘密保持義務を課す
使用権者側（ライセンシー）が特に留意すべき点
Ⅰ) 許諾にかかる商標権の有効性の保証を得る
Ⅱ) 出願中の権利の場合は、先ずはその出願が登録されるかどうかについて、商標調査などにより確認しておく
Ⅲ) 出願が登録されるまでの商標の使用の保証を得る
また、何等かの原因でその出願が登録されないことが確定した場合や、権利範囲に変動が起こった場合の措置を明確にしておく
Ⅳ) 出願を早期に登録へ導くため、適切な対応を行うことを義務づける（例えば、早期審査に関する事情説明書の提出など）
Ⅴ) 許諾による商標権につき商標権者にその権利を維持していく更新義務を課す
Ⅵ) 使用権の登録を希望するときは、その設定登録申請手続への協力義務を商標権者に課す
Ⅶ) 使用権者以外の第三者への許諾の可否を明確にしておく
Ⅷ) 先使用権者の存否、出現の可能性、出現した場合の措置について明確にしておく
Ⅸ) 通常使用権の許諾にかかる商標権が侵害されたとき、使用権者のみの申し出によっても商標権者から侵害の排除が行われることを明らかにする
使用権者側が海外法人である場合に特に注意すべき点
Ⅰ) 外国文と日本文との両方で契約書を作成し、署名・捺印をするとき、いずれの言語の契約書を契約書原本とするかを契約の中で明記しておく
Ⅱ) 紛争の際の裁判や仲裁の管轄をどこにするかを明らかにしておく
Ⅲ) 契約書の解釈における準拠法を明らかにしておく

＊2009年4月1日施行の法改正によって、特許権についての実施権の「対価に関する事項」が登録記載事項から削除されましたが、商標権についての専用使用権・通常使用権の「対価に関する事項」はそのまま残されています。

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