-その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)

    • 前回に続いて、今回は、英文の共同研究開発契約についての留意点をご説明しましょう。 国内の企業間や企業と大学間の共同研究開発は活発にされていますが、海外との共同研究や開発については各国における規制や法律との関連で必ずしもスムーズにいくとは限りません。
      また、研究および開発のレベルになると、お互い、技術情報や実験データのやりとり並びに研究成果の交換や発明が生まれるケースも十分考えられます。ここで、留意しなければならないのは、まず、米国の企業や大学との共同研究・開発契約において、上記技術情報や実験データ(特に米国側から日本企業または日本企業から派遣されている研究者に開示される場合)については、輸出管理規制の対象にはならないのかどうかの確認(これを怠ると産業スパイ法による罰則の対象となるリスクがあります)が必要となります。また、当然に米国で発明が生じた場合に米国側の単独となる場合は別として日本企業との共有になる場合に、当該発明を日本側の研究者に開示するにあたっては米国特許法のルールの対象となりますので、この点も十分理解した上で対応することが肝要です。

    • 英文の契約においても、注意する項目については、国内で説明しました項目と特に変わる点はありませんので、該当項目に対する注意点をお読みいただければと存じます。 Definition(定義), Objective of this Agreement(本契約締結の目的), Research(研究分担などの内容), Collaborative Development Agreement(次ぎの段階としての共同開発の詳細), Expense(費用分担), Patents(研究成果の帰属), Samples(研究用サンプル提供), Preservation of Data(技術情報及びデータの管理), Confidentiality (秘密保持), Publication(発表), Non-competition(競合する研究禁止), Term and Termination(期間および解約), Rights and Obligations upon Termination(契約終了後の権利および義務), Regulatory Clause(一般条項) 等

    • 共同研究・開発契約については、米国およびEUでも独占禁止法の規制の対象となっております。
      それぞれの国における共同研究開発に対する独占禁止法の考え方を以下にご説明しておきましょう。

      1)米国
      (1)司法省「研究者のための共同事業に関する反トラストガイド」
      (1988 Antitrust Guide Concerning Research Joint Ventures)
      共同研究に関する反トラスト法の分析を行ったもので、共同研究事業の本質的要素、共同研究に付随する制限、共同研究への参加および成果に係るアクセスに関する制限について分析しております。基本的な考え方は日本における独占禁止法と余り変わらないと存じます。
      (2)国家共同研究法
      (National Cooperative Research Act of 1984)
      共同研究開発の反トラスト法上の適法性は「合理の原則」(Rule of Reason)により判断されることを明示しております。共同研究開発契約の届出制度が設けられており、司法省および連邦取引委員会に届け出られた共同研究開発契約が反トラスト違反とされた場合でも、実損害額までの賠償で済むことになり、クレイトン法による懲罰的賠償(三倍損害賠償)の適用はないと思われます。
      (3)司法省「国際的事業活動に関する反トラスト施行ガイドライン」
      (1988 Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations)
      ジョイントベンチャー一般について、合理の原則を用いて分析することとしております。
      2)EU
      (1)「研究開発一括適用除外に関するEC委員会規則」(1980)
      (Commission Regulation(ECC)No.418/85 of 19 December 1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to categories and development agreements)
      この規則において、ローマ条約第85条1項(競争を制限する協定等を禁止する規 定)について、一定の要件を満たした共同研究開発契約は、その適用除外を受けら れることを規定しております。従って、これに該当する契約は、EC委員会に届け出て審査を受けることなく適用除外とされるようです。

      i )適用除外となる場合
      契約者が契約製品によって代替又は改良される製品の競争者である場合には、当該製品のシェアが20%以下の場合に限る
      契約者が競争関係にない場合には、その市場シェアに関係なく認められる
      適用除外の期間は、契約者が共同市場内で最初に生産を開始した日から5年間である
      共同で成果の利用を5年間おこなった後は、契約者が競争関係にあったか否かを問わず、新製品の生産合計が20%を超えないときに限り適用除外が継続される
      ii )以下のような競争制限条項が存在する場合には、一括適用除外は認められない
      共同研究開発契約の対象分野以外の分野で、又は、共同研究開発契約の終了後において、契約者独自の、又は、第三者との共同研究開発活動を妨げるような制限
      共同研究開発契約の終了後において、当該契約の成果である製品又は製法に関する他の契約者の知的財産権の有効性を争わない義務
      共同研究開発契約の成果である製品の製造、販売量又は当該契約の成果である製法の使用回数の制限
      共同研究開発契約の成果である製品の第三者向け価格の制限
      顧客制限
      適用除外期間を超える販売地域制限
      共同利用契約がない場合に、共同研究開発の成果である製品を第三者に使用させない義務および当該契約の成果である製法を第三者に使用させない義務
      テリトリー内で再販する販売業者やユーザーに対し、客観的な正当事由がなく、販売を拒否する義務、および、販売業者やユーザーが、共同市場内の他の販売業者から共同研究開発契約の成果である製品を入手するのを妨害する義務
      (3)相手方から開示を受け、その内容を評価するだけなら、「情報開示相互義務」を先方だけの開示義務にする
      (4)開示後、評価をする期間を特定する(特に開示を受けた情報の内容を確認するだけなら、できるだけ短期間にするほうがよい)
      (5)評価後、どうするのか→更に先に進む(共同研究、またはライセンス許諾)可能性があるのかどうか。→無い場合の提供された情報の処理
      (6)開示後、評価をする期間を特定する(特に開示を受けた情報の内容を確認残余効は何時までか(契約終了後3年なのか、5年なのか)
      (7)開示を受ける技術がそれほどのものでないケースの場合(形式的な契約)には、できるだけ例外規定(公知公用など)を詳細に規定し、義務が課されない範囲を明確にする
    • 最後に共同出願契約について簡単にお話しましょう。海外企業や大学との共同出願は数値的にはかなり少ないと思われます。国内企業同士や企業と大学等の共同出願はかなりありますが、やはり、海外とでは、共同研究・開発契約における研究成果としての発明や、ライセンス契約における改良発明等が発生する場合があります。大抵は当該契約中に共同発明の取り扱いに関する基本合意がなされており、それに基づく個別契約として共同出願契約が締結されることになります。
      注意すべき点としては、

      (1)特に相手が米国の場合、当該発明がどちらで生まれたものであるかにより、これまでも何度も触れてきましたように、規制の対象になることを念頭におく必要があります。米国で生まれた発明については、米国特許法上の規制対象となりますので、相手方に対して、きちんと対応を義務付けるべきです。日本で生まれた発明についても、基本となる技術が米国側のものである場合には、輸出管理規制の対象となるかどうかのチェックも相手方を通じて確認するようにしましょう。
      (2)共同出願契約の他の条項については、国内におけると同様ですが
      まず、
      対象発明の特定(Definitions)
      手続きはどちらがやるのか(米国での規制対象となるなら、米国側が手続きをすることになりますが)(Procedure of Patent Application)
      持分はどのようにするのか(Ownership)
      費用分担はどのようにするのか(Expense)
      発明者は冒認にならないように真の発明者を特定することが必要です(特に米国での出願については、発明者の特定が一番大切な要素となりますので、日本風な考え方は捨てるようにしましょう)。(Inventorship)
      実施の態様については、上記にも述べましたように基本契約(共同研究・開発契約またはライセンス契約)に規定があれば、それに基づくことになります。(Working of Inventions)
      侵害または被侵害についての協力義務(Infringement)
      その他(一般条項)(Regulatory Matters)

以 上

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