契約の必要性について -秘密保持契約-

  • クライアントの皆様は、ご自分で所有されている技術情報(未公開の特許出願明細書も含まれます)の価値を十分理解されているでしょうか-勿論、技術自体の価値については十分認識されているでしょうが-、これからお話する価値は、その技術自体が第三者に無断で活用されることによるマイナス面のリスクの大きさ(価値の減少)、それを守ることによるメリットの高さ(価値の維持)についてです。

  • 書面による取り決めがなくても信頼関係(いい関係)があるから大丈夫と思っておられる方は多いのではないでしょうか?(所謂性善説派) 勿論、人を信じることは大切かもしれませんが、その為に、自分の首をしめることになっては後の祭りですね。後で泣いても、叫んでも、一度、開示して(秘密保持等の義務を課さずに)しまった後では、法的な防御はもはや不可能であり、誰も、守ってくれません。この厳しい現実を十分ご理解いただきたいと願います。 また、論文等で公開される技術が新規な内容である場合には、前もって、必ず、特許出願などの処置を講じるようにしてください。特許法上では、ご自分の研究成果を公開しても特例として出願できる制度はありますが、これは必ずしも万全ではありません。従って、安全弁をとるには、上記事項が必須であることを必ず念頭にいれておいてください。

  • それでは、どんな場合にどんな内容の取り決めをすべきかについてご説明します。まず、皆様がもっておられる技術は、必ず、公開してしまった内容(論文、公開された特許出願)か、まだ、誰にも公開していない情報かどうかを明確にし、後者であれば、きちんと秘密管理をしておくことをお勧めします。秘密情報(技術・ノウハウ)の価値は漏れてしまい、第三者がこれを知った段階で価値は半減以下になりますし、取り決めなしでは、無断使用の立証も難しくなります(特許を出願していれば、権利者として別の意味での防御は可能ですが、これについては後ほどご説明します)。

  • 具体的な事例を出してご説明しましょう。

    事例 :皆様の論文内容をみたり、公開公報をみたりした第三者(大半は企業)が、その内容に興味を示し、技術の検討をしたいから情報やデータを見せてほしいとアクセスしてきた場合、どうしますか?

    →上記でも申しましたように、ご自分の技術が評価されることはいいことですが、それで満足して何もかも開示してしまっては元も子もなくなります。

    ・ 第一段階として、公開した情報のみを開示することも手段の一つです。
    ・ 第二段階として、相手側がかなり興味を示し、本格的に検討したい(次のステップとして共同研究等に発展可能性が高い)という強い希望を示した場合には、秘密情報やサンプルを開示・提供することになります。

    →第一段階では、公開したものばかりを開示するわけですが、簡単な覚書または書面を交わしておくべきです。即ち、いったきりでは開示者にとって何もメリットはないわけですから、相手方への義務として、検討した結果を何日以内(この場合には大抵30日以内が多い)に連絡するように要求します。検討結果、さらに本格的な評価をしたいという意思表示があれば、第二段階に移行し、秘密保持契約を締結することになります。

    →第二段階では、秘密保持契約を締結することになりますが、その留意点についてお話します。

    (1)本格的な検討をする場合がおおいため、評価期間も6ヶ月~1年または長い場合でも2年程度のケースが多くなります。この場合には、必ず期限を明確にしてください。なかには、期限を設定せず、相手側から30日前の事前解約通知の場合には終了するなどの条件を要求してくる企業がありますが、それでは、開示当事者は何時までも契約に縛られることになりますので、必ず、情報を開示し、相手がそれを評価する場合には、期限を設けることをお勧めします。
    (2)また、皆様が製品サンプルなどを所有されている場合には、サンプルの提供を要求してくる場合がありますので、この事項も明確に規定しなければなりません。この場合、当該サンプル製造に費用がかかる場合には 有償での提供も可能です(サンプルはなにも無償とは限りませんので、 相手方が無償での提供を要求してきても、有償での提供を主張することは、契約上少しもおかしくありません)。
    (3)秘密保持契約では、必ず、契約上の対象物(提供する情報およびサンプル)の特定を明確に記載します。これは、開示相手方に契約上の義務回避をさせないためには必須な事項です。そうでないと、相手方が、例え開示当事者の情報や製品であっても、独自に保有する情報であり、製品であることの抗弁のチャンスを与えてしまうことになります。
    (4)評価結果の開示者への連絡およびその結果により次のステップに進むことの予約または進まない場合の情報の返却およびサンプルの処理事項などは必ず契約の中にいれるようにしてください。往々にして、上記の期限のない場合や評価結果をどうするのか等について触れないケース(企業の場合には、それぞれ自社独自の雛形があり、自分に都合のよい内容になっています)が多々見受けられますので、この点もくれぐれも注意してください。
    (5)短期の契約(例えば、1ヶ月~3ヶ月)の場合には、評価結果に基づく発明などの発生は余り考えられないですが、6ヶ月以上の中・長期の契約になりますと、評価自体が研究と結びつくケースも考えられますので、成果に関する発明の取り扱いも検討する必要があります。この場合、 通常は、発明の権利の半分(つまり共同出願とする)か、相手方から無償のライセンスを取得できるような形で要求すべきです。(企業によっては、例え、秘密保持契約でも評価を伴う場合(その評価の形態にもよりますが-研究などを伴う場合です)には、必ず、成果の取り扱いまで触れるようにしています。

その他の知的財産法解説:目次