発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点

1.発明者の法的地位

(1)発明者と特許を受ける権利

 発明者は、発明完成と同時に特許を受ける権利(特許法33条)を原始的に取得する。我が国の特許法は、「発明者主義」を採用し、特許を受ける最初の権利主体を発明者に限っている(特許法第29条第1項柱書、第49条7号)。
 「発明者」とは、真に発明をなした自然人であり、特許法は、後述する職務発明の場合も含めて、法人が発明者となることを認めていない。また「発明者」とは、発明(創作行為)を現実に行った者を意味し、単なる補助者、助言者、命令者および資金供給者は発明者にならない。
 なお、実務上、2人以上の者が実質的に協力し合って発明を完成させる場合があるが、この場合は共同発明として、特許を受ける権利はこれら発明者全員の共有となり、共有者全員でなければ特許出願することができない(特許法第38条)。

(2)特許を受ける権利の移転

 特許を受ける権利は、契約または相続その他の一般承継により移転することができる(特許法第33条)。但し、共同発明などで特許を受ける権利が共有に係る場合は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡(移転)することができない(特許法第33条第3項)。
 特許を受ける権利の一部だけを移転することも可能である。一部だけを移転すると、当該特許を受ける権利は譲渡者と譲受者との共有となる。
 契約により移転する場合としては、通常の譲渡と職務発明による事前承継を挙げることができる。譲渡は、具体的には、譲渡証に署名捺印することにより行なわれる。 特許を受ける権利の移転は、特許出願の前後を問わず可能であるが、取り扱い上、特許出願の前と後とで、下記の相違がある。

[1] 出願前の移転
 特許を受ける権利を出願前に承継人に移転したときは、その承継人が特許出願しなければ第三者に対抗できない(特許法第34条第1項)。したがって、承継を受けたならば、早急に出願するのが望ましい。
 特許を受ける権利が出願前に移転される場合としては、職務発明であって、勤務規定や契約に特許を受ける権利の事前承継が規定されている場合を挙げることができる。

[2] 出願後の移転
 特許を受ける権利を出願後に承継人に移転したときは、その承継人は、特許出願人の名義を自己の名義に変更する届出を特許庁長官にしなければならない。
 この場合、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届出なければその効力を生じない(特許法第34条第4項)。一方、相続その他の一般承継の場合は、特許庁長官に遅滞なく届け出ればよい(特許法第34条第5項)。

(3)移転後の発明者の法的地位

 発明を完成した研究者(発明者)がその使用者である所属会社または第三者に特許を受ける権利を承継(移転)した場合、当該研究者(発明者)には、もはや財産権としての権利は残らない。名誉権として、特許証に発明者として掲載される権利が残るだけである(パリ条約第4条の3、特許法第26条)。

(4)外国で特許を受ける権利

 特許を受ける権利を承継した場合、同時に外国での特許を受ける権利を当然に承継したものと解することはできないとする説が有力である。したがって、承継人において、外国での特許も希望する場合は、承継契約でこの点を明らかにしておく必要がある。

(5)企業の従業者・役員が発明した場合の扱い

 従業者の発明は、一般に、[1]職務発明、[2]業務発明、[3]自由発明の3つに分けられる。
 職務発明:「従業者等がなした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明」をいう。
 自由発明:使用者の業務範囲に属しない発明をいう。
 業務発明:上記職務発明と自由発明との中間的なものであり、使用者の業務範囲に属する発明であって、上記職務発明を除いたものをいう。
 特許法では、これらの従業者の発明のうち、職務発明についてのみ規定しており(特許法第35条)、自由発明および業務発明については、当事者間の契約に委ねている。

(6)職務発明(特許法第35条)

 特許法は、特許を受ける権利を、発明をした従業者等の自然人に帰属させる原則を採用している。その上で、従業者等がその発明をするにあたって使用者等が行った貢献(研究設備の提供や給料支払いなどの投資等)に対する代償として、使用者等にも一定の利益を保障することで、両者の利益調和が図られている。これが特許法における職務発明の規定である(特許法第35条)。
 すなわち、職務発明については、使用者等は、契約や勤務規則などにより、従業者等が有する特許を受ける権利や特許権を承継すること、または専用実施権を設定することが予約できる一方で、承継には「相当の対価」を支払うことが義務付けられている(特許法第35条第2項および第3項)。
 かかる「相当の対価」は、原則として使用者等と従業者等との自主的な取決めに委ねられる。
 特許庁では、「新職務発明制度における手続事例集」を作成し、ホームページで掲載している。なお、事例集には、職務発明規程や契約書の例も併せて掲載されているので、参照されたい。

 [1]職務発明に該当する場合
 職務発明とは、以下の3つの要件を充足する発明である(特許法35条)。
 (a)
(b)
(c)
従業者等がなした発明であること
発明の性質上、使用者等(企業)の業務範囲に属すること、かつ
発明をするに至った行為が、その使用者等(企業)における従業者等の現在または過去の職務に属すること。

 [2] 職務発明についての特許法上の扱い
 (a)使用者等の受ける権利  
・職務発明について、従業者等がまたは従業者などから特許を受ける権利を承継した者が、その発明について特許を受けたときは、その特許権について使用者等(企業等)に法定通常実施権が認められる(特許法第35条第1項)。この通常実施権の範囲は、業務範囲に限られない。また、この通常実施権は、無償である。
 これにより、使用者等は、特許権の行使を受けることなく、当該発明を無償で実施できる。
・あらかじめ使用者等に、特許を受ける権利や特許権を承継させること、また使用者等に専用実施権を設定することを定めることができる(予約承継)。
 また、外国特許に関する権利についても、使用者等が予約承継することが可能とされている。
 (b)従業者等の受ける権利
 使用者等に特許を受ける権利や特許権を承継した場合、また使用者等に専用実施権を設定した場合、発明者には、相当の対価を受ける権利がある(特許法第35条第3項)。
 この「相当の対価」請求権は、従業者等が権利承継の対価を確実に受け取れるようにすることによって、発明を奨励するためのものといえ、この規定によって、発明を行った従業者等と、従業者等に支援をなした使用者等との間の利益の調整が図られている。  
 (c)相当の対価
 対価の額は、原則として使用者等と従業者等の両当事者間の「自主的な取決め」に委ねられる。
 新職務発明制度においては、契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定める場合に、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められる。一方、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めていない場合や、定めてはいるが定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して「相当の対価」が定められる。
 すなわち、特許法35条の「相当の対価」とは
・特許法35条4項により「契約、勤務規則その他の定めにおいて定めたところにより対価を支払うこと」が不合理と認められない限り、その定めたところにより対価が「相当の対価」となり、
・契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めていない場合、または特許法第35条第4項により対価を支払うことが不合理と認められる場合には、特許法第35条第5項の規定により定められる対価が「相当の対価」となる。
 なお、特許法第35条第4項および第5項の具体的な意味については、特許庁HPに掲載されている「新職務発明制度における手続事例集」に詳しいので、それを参照されたい。

 

(7)業務発明および自由発明の扱い

[1] 予約承継の無効
 特許法35条2項は、従業者等がした発明が職務発明でない場合には、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利もしくは特許権を承継させること、または使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則等は無効であると規定している。すなわち、業務発明および自由発明については、職務発明と同様には扱わず、予約承継することを禁止している。

[2] 慣行的措置
 業務発明は、使用者等の業務範囲に属する発明であり、職務発明であるかどうか判断も困難である一方、業務発明となれば自由発明と同じ扱いとなるのでは、不合理である。
 そこで、多くの企業では、従業員のなした発明について、業務範囲に属する場合は、使用者に届出をしなければならないことにし(届出義務)、審査機関で職務発明かどうか審査し、業務発明の場合はそれが使用者に承継する必要があるものならば、従業者は他に優先して使用者と協議することを義務づける(優先協議義務)ことが多い。
 このようにして業務発明を承継させた場合の対価の額は、発明の価値、職務との関連度合いを考慮して決めるべきであるが、職務発明の場合の額を上回るべきであるとされている。

(8)特許権の移転請求

 平成23年特許法等改正において、冒認出願違反の場合、経済産業省令で定めるところにより、特許権の移転を請求することができる旨が明文化された(平成23年改正特許法第74条)。

2.共同発明の場合の注意点

(1)共同発明かどうかの判断

 共同発明とは、2人以上の者が実質的に協力して完成させた発明をいい、このような共同発明の場合における複数の発明者を共同発明者という。
 共同発明者かどうかについては、判断が難しいが、一般に、次の基準により決めるべきであるとされている*1

[1]共同発明者に該当しない場合
 発明は技術的思想の創作であるから、思想の創作自体に関与した者が共同発明者である。したがって、思想の創作自体に関係しない者、例えば、単なる管理者、補助者または後援者・委託者等は、共同発明者ではない。
 「単なる管理者」:部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば、具体的着想を示さずに単に通常のテーマを与え、または発明の過程において、単に一般的助言や指導を与えたにすぎない者をいう。
 「単なる補助者」:研究者の指示にしたがって、単にデータをまとめまたは実験を行った者をいう。
 「単なる後援者・委託者」:発明者に資金を提供し、設備利用の便宜を与える等により、発明の完成を援助しまたは委託した者をいう。

[2] 共同発明者に該当する場合
 共同発明者かどうかは、着想の提供(課題の提供または課題解決の方向づけ)と、着想の具体化との2つの段階の個々について判断する。  着想が新しい場合は、着想者は発明者である。新着想を具体化した者は、その具体化が当業者に自明程度のことに属しない場合に、共同発明者となる。
 例えば、次の場合は、共同発明者になり得るとされている*2。  
(a) 着想を伴った新しい課題を提供した者  
(b) 課題解決のために新しい解決方向を提案した者  
(c) 他人の着想に基づいて実験等を行い、発明を完成に導いた者  
(d) 他人の着想について、それを具体化させ得る技術的手段を与え、発明を完成させた者

(2)共同発明についての特許を受ける権利、特許出願および特許権

 [1] 特許を受ける権利
 発明者は、特許出願時に発明者として掲載される権利を有すると共に、特許を受ける権利の最初の帰属者となる。したがって、共同発明の場合、特許を受ける権利は、共同発明者の共有のものとなる。
 特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、特許を受ける権利を譲渡できる。但し、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(特許法第33条第3項)。共有者が変わることにより他の共有者の持分の実質的な価値が著しく変化する場合があるからである。
 また、特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができる。但し、この場合も他の共有者の同意を得なければ、仮専用実施権を設定も、他人への仮通常実施権の許諾もできない。これは、実施権者によっては、他の共有者の権利が有名無実となるなど、他の共有者への影響が大きいものとなるからである。

 [2] 特許出願
 (a)共同出願
 複数の者が共同して出願すると、共同出願となる。例えば、i)共同発明者がそのまま共同して出願する場合や、ii)2つの会社が共同研究した際に、各社の発明者から特許を受ける権利を譲り受けて両社が共同して特許出願する場合等がある。
 このような場合、特許を受ける権利は共有に係り、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない(特許法第38条)。
 なお、特許法第38条に規定する共同出願に違反した出願は、拒絶の理由に挙げられている(特許法第49条第2項)。また、たとえ特許となったとしても、その特許を無効とする理由にも挙げられている(特許法第123条第2項)。
 (b)共同審判
 特許出願後に、拒絶査定を受けて、拒絶査定に対する不服審判を請求する場合は、共同出願人全員が共同して請求しなければならない(第132条2項)。したがって、一部の者でも欠けて、不服審判を請求した場合は、不適法な審判の請求として、審決をもって却下される(第135条)。

 [3] 共有に係る特許権
 一つの特許権を2人以上で共同して所有すると、特許権は共有となる。例えば、共同発明者が特許出願してそのまま特許権者となる場合、その特許権は、共有に係ることになる。
 特許権が共有に係るときは、特許法第73条に次のような規定がある。
 i)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
 ii)各共有者は、契約で特段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
 iii)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、または他人に通常実施権を許諾することができない。
  上記i)およびiii)において、他の共有者の同意を得なければ、特許権の持分の譲渡や,専用実施権の設定等を行うことができないとするのは、特許権の持分の譲渡を受けた者や実施権の設定を受けた者の資本力や技術力等によっては、共有者の持分価値が著しく変動する場合があるからである。
 また、共有に係る特許権に関して、共有者が訂正審判を請求する場合は、共有者の全員が共同して請求しなければならない(特許法第132条第3項)。
 一方、他人の共有に係る特許権について、特許無効の審判を請求する場合は、共有者全員を被請求人として請求しなければならない(特許法第132条第2項)。
 共有に係る特許権の特許を無効にした審決に対しては、審決取消訴訟を提起できるが、その場合、各共有者が共同でしなくとも、共有者の一人が単独ですることができる(最高裁平成14年2月22日判決・民集56巻2号348頁[ETNIES](商標)上告審)。
 共有に係る特許権が侵害された場合に、侵害行為の差止請求、損害賠償請求や不当利得返還請求についても、各共有者が共同で請求しなくても、共有者の一人が単独で各人の持分について請求することができるとされている。

(3)他社との共同研究

 [1] 背景
 技術の多様化に伴い、自社のみでは人的制約、設備的制約等が存在する場合、他社・大学の技術との結合により技術を相互補完することが望まれる場合等に、共同研究開発が行われる。
 その場合、共同研究契約書により、研究成果の配分や利害の調整を行い、将来紛争の種を残さないように注意をすべきである。
 例えば、研究の対象、分担、費用負担、成果の取扱、機密保持、産業財産権およびノウハウの取扱、製品化の要領、第三者との協力制限、契約期間等について定める必要がある。
 なお、近年、大学と企業との共同研究が活発になってきており、この場合はさらに注意すべき事項がある。
 [2] 特許権の取扱における注意点
 (a)特許を受ける権利の帰属
 企業の従業員が共同で発明した場合、特許を受ける権利は、最初に発明者である従業員に共有となる。また、特許を受ける権利が共有である場合、特許を受ける権利を他人や会社に譲渡する際には、他の共有者の同意が必要である。
 ここで、共同で発明した従業者の所属する会社がそれぞれ異なる場合、例えば、A会社の従業者甲とB会社の従業者乙が共同で発明した場合は、注意が必要である。
 一般的に、従業者のなした発明は職務発明が多く、その発明について特許を受ける権利をあらかじめ所属会社に譲渡する契約(予約承継)がなされている場合が多い。
 予約承継であっても、譲渡であることに変わりはないため、共同発明であれば、他の共同者に予約承継の同意を必要とする。すなわち、上記の場合、甲はA会社に予約承継する旨の同意を乙にしてもらう必要があり、逆に乙もB会社に予約承継する旨の同意を甲にしてもらう必要がある。2つの会社および2人の共同者の場合であれば話は簡単であるが、実際は、数社にわたって、多くの発明者が関わる場合があり、そのような場合は契約や権利関係が錯綜しかねないので、あらかじめ契約関係を明確にしておく必要がある。
 (b)特許発明の実施、特許発明の実施許諾
 特許権の共有者は、別段の定めをしない限り、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施できる(特許法第73条第2項)。
 共有の特許発明について第三者に実施許諾を行う場合は、他の共有者の同意が必要である(特許法第73条第3項)。この場合、通常、実施許諾によって得られる実施料は契約によって共有者に配分されるが、特別な契約がない場合は、持分に応じて配分することになると考えられる。
 その他、具体的な出願手続きや無効審判請求に対する処置、特許権の管理などについては、共同研究契約ではなく、別途特許共有契約を締結してその取扱を明定するのも一案である。  
 (c)不実施補償
 不実施補償とは、大学と企業との共同発明で得られた特許発明を、その企業が実施する際に、特許権の共有者である大学に支払う実施料のことをいう。
 従来は、国立大学は国の一機関であり、たとえ、大学と企業との共同で発明を完成したとしても、当該発明を実施することはない。したがって、大学側は、共同発明の対価を不実施補償なる形で、発明を実施する企業から受け取ることが行われている。
 しかし、2003年の国立大学の法人化を契機に、企業は不実施補償に異を唱えることが多くなってきた。その背景として潜在的にある理由は、特許権の共有者は他の共有者の同意なく自由に実施できるものであり(特許法73条第2項)、いくら共有者(大学)が実施をしないからといって、不実施補償を支払う必要があるとまでは認められないというものである。
 また、法人化に伴い、大学も企業に実施許諾等を行うようになって、実施許諾料を受け取る場合も生じており、従来の法人化前と状況がかわってきている。

(4)特許権の移転請求

 平成23年特許法等改正において、共同出願違反の場合、経済産業省令で定めるところにより、特許権の移転を請求することができる旨が明文化された(平成23年改正特許法第74条)。


*1 吉藤幸朔著熊谷健一補訂「特許法概説」第13版参照
*2 知的財産法研究会編著「知的財産権法質疑応答集」


Last Update: April 1, 2012