特許出願の分割

 二つ以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願とすることができます(特許法第44条)。
 特許出願が単一性の要件(特許法第37条)を満たさない発明を含んでいる場合や、出願当初の特許請求の範囲には記載されていないものの、明細書の発明の詳細な説明や図面に他の発明が記載されている場合には、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開く観点から、特許出願の分割の規定が設けられています。
 この新たな特許出願(分割出願)は、一部の規定の適用を除いて、もとの特許出願(原出願)の時に出願されたものとみなされます。

 特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初の特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきであると考えられます。
 分割の規定の内容は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる機会を出願人に与え、この新たな特許出願が適法なものであれば、新たな特許出願(分割出願)にもとの特許出願(原出願)の時に出願されたとする効果を認めようとするものです。

1.特許出願の分割の形式的要件
(1) 特許出願の分割をすることができる者
特許出願の分割をすることができる者は、その特許出願の出願人です(特許法第44条第1項)。すなわち、原出願の出願人と分割出願の出願人とは、特許出願の分割時において一致していなければなりません。

(2) 特許出願の分割をすることができる時期*
(i) 原出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、明細書等)について補正をすることができる時又は期間内
(ii) 特許査定の謄本送達日から30日以内(特許権の設定登録前に限る)
(iii) 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内
*平成19 年4 月1 日以降の出願については上記(i)~(iii)の時期、平成19 年3 月31 日までの出願については上記(i)の時期です。

2.特許出願の分割の実体的要件
 特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものですから、以下の要件1及び要件3が満たされる必要があります。
 また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を考慮すると、以下の要件2も満たされる必要があります。

要件1:原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が、分割出願の請求項に係る発明とされたものではないこと
・分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、特許法第39条第2項(先願)の規定が適用されます。分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合、両発明を特許することは一発明一特許の原則に反するからです。

要件2:分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること
・審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断します。

要件3:分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること
・審査官は、分割出願の明細書等が「原出願の分割直前の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の分割直前の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断します。
・ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許出願の分割がなされた場合は、要件2が満たされれば、要件3も満たされることとします。これは、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、補正をすれば、原出願の分割直前の明細書等に記載した上で、特許出願の分割をすることができるからです。

3.特許出願の分割の効果
 分割要件が満たされている場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとみなされます。
 他方、分割要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとはみなされずに、現実の分割出願時にしたものとして取り扱われます。なお、形式的要件が満たされていない場合は、分割出願は、出願自体が却下されます。

4. 実体的要件についての判断に係る審査の進め方
(1)実体的要件が満たされていない場合の取扱い
・審査官は、実体的要件が満たされていないと判断した場合は、実体的要件が満たされていない旨及びその理由を拒絶理由通知、拒絶査定等に具体的に明記します。
・これらの拒絶理由に対しては、実体的要件が満たされるように、分割出願を補正することができます。
・分割出願の明細書等について補正がなされた場合には、審査官は、まず、補正が適法であるか否かを判断し、補正が適法なものである場合には、当該補正された明細書等が分割時に願書に添付されていたものとして、当該分割出願の分割要件を判断します。

(2)実体的要件等について判断するために必要な説明書類の提出の求め
・審査官は、実体的要件等が満たされているか否かを簡単に判別できない場合には、出願人に対して、以下の(i)~(iii)について説明した書類の提出を求めることができます。
(i) 原出願の分割直前又は出願当初の明細書等からの変更箇所
(ii) 分割出願の請求項に係る発明としたことの根拠となる原出願の出願当初の明細書等の記載事項
(iii) 分割出願に係る発明が原出願や他の分割出願に係る発明と同一でないことについての説明
・なお、出願人から、これらについて説明した上申書が提出されている場合には、審査官は、その内容を精査した上で、説明書類の提出を求めるか否かを検討します。

5. 留意点
(1) 分割出願の審査のために必要な説明書類(上申書)の提出の求め
・出願人は、出願を分割するときは、上申書において、
(i)分割出願の明細書等を転記した上で、原出願の分割直前の明細書等からの変更箇所に下線を施す等により、分割出願における当該変更箇所を明示するとともに、
(ii)分割出願が分割の実体的要件を満たしていることや、
(iii)分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと
等について説明をすることを求められます。

(2) 分割出願が原出願日から3年以上経過してされた場合
・原出願日から3年以上経過して分割出願された場合には、分割出願日から30日以内に出願審査請求できます。
・分割出願の出願日が原出願日に遡及する結果、原出願日からすでに3年を経過して出願審査の請求ができないという不合理を回避するために、原出願日から3年を経過している場合であっても分割出願日から30日以内に限り、出願審査の請求ができます。

(3) 原出願の拒絶理由に対して
・原出願に含まれる二以上の発明のうち、いずれかの請求項を削除するか補正をすることにより、拒絶理由に対応する場合があります。
・この対応をする際、以下の場合には、出願の分割を検討するのが得策です。
(i)原出願において拒絶理由のない請求項の権利化を迅速に進めつつも、拒絶理由を有する発明についても権利化したい場合
(ii)発明の詳細な説明のみに記載された発明の権利化を別途図りたい場合
(iii)最後の拒絶理由通知又は拒絶査定に対する応答で限定的減縮ができない場合
・分割出願をする場合、原出願において通知された拒絶理由が依然として解消していないと判断されると、その後補正する際に厳しい補正制限が課せられる可能性があります。このため、原出願の拒絶理由を解消している旨を上申書で述べることが推奨されます。

特許制度のあらまし:目次