特許無効審判・侵害訴訟

1.特許無効審判

 特許無効審判(以下「無効審判」と略記する)は、出願された発明が新規性、進歩性等に欠如しているにもかかわらず、誤って特許された場合、そのような特許を無効にすることについて請求するための制度である。
 なお、無効審判は、通常の特許無効審判(特許法第123条)のほかに、特許権の存続期間延長登録の無効審判(特許法第125条の2)がある。本論では、前者に絞って解説する。
 無効審判において、その特許を無効とする審決が確定した場合は、その特許権ははじめから存在しなかったものとなる(特許法第125条)。つまり、特許成立時に遡って特許権が消滅する。このため、無効審判は、特許権侵害として特許権者から訴えられた場合の被告側の対抗策(防御策)として実務上よく利用される。

(1) 無効審判を請求できる者

 利害関係人が請求することができる。但し、共同出願要件違反または冒認出願による場合は特許を受ける権利を有する者(真の権利者)に限られる(特許法第123条第2項)。

(2) 無効審判の対象

 無効審判の対象となる特許は、存続中の特許はもとより、消滅後の特許に対しても無効審判請求が可能である(特許法第123条第3項)。
 また、無効審判は、請求項ごとに請求することが可能である(特許法第123条1項本文)。審判請求の取下げも請求項ごとにすることができる(特許法第155条3項)。

(3) 無効理由

 無効審判を請求する場合、無効理由を特定する必要がある。無効理由は、特許法第123条1項各号で定められており、これ以外の理由で無効にすることはできない。
 無効理由は、拒絶理由(特許法第49条)とほとんど共通しているが、その他にも無効理由に特有の理由も挙げられている。一方、発明の単一性の要件違反(特許法第37条)等の形式的要件違反は無効理由にならない。なお、共同出願要件違反または冒認出願に対して移転請求権(特許法第74条)が行使されて、真の権利者に特許権が移転した場合には、無効理由に該当しない。

(4) 無効理由の記載

 無効理由は、審判請求書の「請求の理由」の欄に記載して特定する。具体的には、無効の対象となる請求項とその無効理由を特定する。例えば、「本件請求項1に係る発明は、新規性に欠如するから無効とすべきである。」とのごとくである。もちろん、1つの請求項に対して2つ以上の無効理由を挙げることも可能である。
 審判請求書を提出した後でその内容を変更することは原則として認められない(特許法第131条の2)。特に、無効理由の追加・変更等は、原則として審判請求書の要旨を変更するものとされている。例えば、「審判請求当初、特許法第29条第1項第3号のみを無効理由としていたが、その後特許法第29条第2項を根拠とする理由に変更した」場合などが該当する(審判便覧51-04)。そして、審判請求書の要旨を変更する補正は、却下の対象となる(特許法第133条)。
 無効の対象とする請求項の変更・追加は、「請求の趣旨」を変更する補正とされており、この場合も却下の対象となる。例えば、審判請求時に請求項1についてのみ無効の主張をしていたが、その後に請求項2についても同じ引用例で同じ条文で無効を主張した場合が該当する(審判便覧51-04)。

(5) 証拠

 無効審判では、無効理由の存在事実を示すための証拠を提出する必要がある。証拠(証拠方法)としては、証人、鑑定人、当事者本人、文書、検証物がある。実務上、最も多く利用されているのが文書(書証)である。文書の代表例は、例えば先行文献(特許文献または非特許文献)、実験報告書(実験成績証明書)、陳述書等が挙げられる。また、ビデオテープ等のように、動画を収納した記録媒体も書証として提出できる。
 証拠の提出では、審判請求書と同じく、正本を1通、副本を当事者(相手方)の人数分、審理用副本を2通(5名合議体の場合は5-1=4通)それぞれ用意する必要がある。
 なお、検証物を提出する場合も、文書と同様に上記部数の検証物を用意する必要がある。

(6) 無効審判の手続きの概要

 無効審判は、特許権という財産権を消滅させるか否かを判断する重要な手続きであるため、裁判に準じた手続き(準司法的な手続き)によって厳格に行われる。
 無効審判において、請求人および被請求人がとるべき主な手続きは、以下のようなものがある。
 請求人:審判請求書の作成・提出、弁駁書の作成・提出、口頭審理陳述要領書の作成・提出
 被請求人:答弁書の作成・提出、訂正請求書の作成・提出

[1]合議体による審理
 無効審判では、審判請求人(裁判でいう原告に相当)が、特許権者を審判被請求人(裁判でいう被告に相当)として審判請求書を特許庁に提出することにより手続きがはじまる。特許庁では、3名または5名の審判官からなる合議体が審理することになる。
[2]答弁書等の提出
 審判請求人(以下「請求人」とする。)による審判請求書の副本が審判被請求人(以下「被請求人」とする。)に送達されるが、これに対して被請求人は答弁書にて反論する機会が与えられる。この答弁書に対しては、請求人は、さらに弁駁書にて反論する機会が与えられる場合もある。このように当事者に1回または複数回にわたりそれぞれの意見を主張する機会が与えられる。
[3]訂正請求
 被請求人(特許権者)は、無効理由の解消等を目的として特許明細書中の特許請求の範囲、明細書または図面を必要に応じて訂正することも可能である(特許法第134条の2)。
[4]審理方式(口頭審理)
 審判の審理方式としては書面審理と口頭審理があるが、無効審判では口頭審理を原則としている(特許法第145条)。
 口頭審理は審判廷で実施される。口頭審理では、両者が事前に口頭審理陳述要領書を提出した上で、それらに基づいて口頭でそれぞれの意見を主張する。
 口頭審理が開催されるタイミングあるいは回数は事件により異なる。
 無効審判では、審判請求書、答弁書等とともに口頭審理を通じて審判官が両者の言い分を整理しつつ、最終的に特許無効の是非について結論(審決)を下すことになる。
[5]不服申立
 無効審判では、最終的な判断が審決として示されるが、その審決に対して不服のある当事者(特許権者または無効審判請求人)は、知的財産高等裁判所に対して訴え(審決取消訴訟)を提起することができる(特許法第178条)。

 

2.特許侵害訴訟

 特許侵害訴訟は、特許権の侵害に基づく訴訟の総称である。特許権には、差止請求(特許法第100条)、損害賠償請求(民法第709条)、不当利得返還請求(民法第703条)、信用回復措置請求(特許法第106条)等の個々の請求権が認められている。その請求権を行使するための手続きとして、本案訴訟、仮処分、保全手続きの3つの手続きが認められている。このうち、最も一般的な手続きは本案訴訟(通常の訴訟)である。

(1)特許権侵害の態様

[1]直接侵害と間接侵害
 特許権者は、特許発明について業として実施する権利を専有する(特許法第68条)。すなわち、自己の特許発明を独占排他的に実施することができ、権原なき第三者の実施を排除することができる。逆に言えば、特許権者以外の権原なき第三者による特許発明の業としての実施は特許権侵害(直接侵害)として差止等の請求対象となる。
 また、特許発明の実施には該当しないが、侵害の予備的行為に当たる行為はいわゆる間接侵害(特許法第101条1~6号)として特許権侵害とみなされる。
[2]特許権侵害にならない場合
 下記(a)~(d)のような場合は、特許発明の実施行為に該当しても、特許権侵害にはならない。
(a)試験または研究に該当する場合(特許法第69条第1項)
(b)実施権を有する場合(特許法第78条、第79条等)
(c)いわゆる用尽説が適用される場合
(d)その他、特許権の効力が制限される物または行為に該当する場合(特許法第69条第2項・第3項、第68条の2、第175条等)

(2)侵害事実の発見と警告

 特許権侵害を発見した場合、相手方を直ちに訴えることは法的には可能であるが、一般的には訴訟の提起に先立って警告が行われる。

[1]侵害事実の発見
 侵害事実の発見は、特許権者がイ号物件(侵害被疑物件)を入手し、それを解析することからはじまる。イ号物件が市販品として出回っているものであれば入手することは比較的容易であるが、例えばオーダー品(特注品)として特定の会社にのみ納入されているような製品であれば、イ号物件の入手は特許権者にとっては困難になる。
 また、製法特許のように、方法に係る特許権の侵害事件においても、その方法(イ号方法)を把握・特定する必要があるが、その方法が実施されている事実を把握することは一般に困難である。
 したがって、入手困難な場合には、イ号物件(イ号方法)の入手の段階から相当の苦戦が強いられることになる。このようなケースでは、例えば状況証拠を地道に積み上げていく方法をとらざるを得ないのが実情である。これ以外にも、訴えの提起前の照会制度(民事訴訟法第132条の2)等があるが、強制力がないことからその威力は未知数とされている。
[2]警告後の交渉
 警告書では、内容証明郵便等により相手方(侵害被疑者)に対して送付し、侵害の事実の有無についての問い合わせがなされる。警告書を受けた侵害被疑者は、侵害の事実の有無等について回答する。さらに、その回答に対して特許権者は侵害被疑者に再質問することもある。そして、このような文書のやりとりは1回のみならず、数回にわたり行われることがある。また、文書のやりとりに限られず、お互いに直接話し合うこともある。
 このようなやりとりにおいて、それぞれ自己の意見を裏付けるための根拠を示す必要があることもあり、そのような根拠となる実験データ等の作成や収集に研究者の助けが必要となる。
 このような交渉は、例えば設計変更、解決金、ライセンス等によってうまく和解できれば良いが、話し合いが決裂して訴訟に発展した場合はこれらのやりとり(前記実験データ等も含む。)の記録も裁判所に証拠として提出される可能性がある。このため、訴訟は警告の段階から始まっていると考え、弁護士や弁理士の専門家に相談しながら対応することが必要である。不用意な回答は、後の裁判で不利に働くことがあるので、きわめて慎重な対応が求められる。
[3]訴訟回避の最後の機会
 訴訟前の交渉の段階で検討すべき重要なポイントは、いかに訴訟を回避するかという点になる。訴訟に発展すれば、特に侵害被疑者側は、費用負担、人的負担、マイナスイメージが降りかかるほか、取引先にも何らかの迷惑をかけることになる。また、特許権者側においても、費用負担、人的負担等の問題が避けて通れなくなる。このような問題をふまえた上で、訴訟に進んだ場合のメリット・デメリットを比較考量しておくとともに、相手方に対して妥協できる事項と絶対に譲れない事項とを事前に整理して自社のスタンスを明確にしておくことが必要と言える。

 

(3)特許侵害訴訟の手続き

[1]裁判管轄
 どこの裁判所に訴えを提起するかについては、原則的には被告の普通裁判籍(通常は住所)の所在地を管轄する裁判所となり(民事訴訟法第4条)、その他にも義務履行地、不法行為があった地等を管轄する裁判所も選ぶことができる(民事訴訟法第5条)。
[2]特許侵害訴訟における裁判管轄
 特許権をはじめとする知的財産権に関する訴訟は、通常の民事事件とは違った裁判管轄が規定されている。
 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法第4条または第5条によれば決まるであろう裁判管轄が西日本または東日本のいずれかに属するかによって、西日本に属する場合は第一審が大阪地裁となり、東日本に属する場合は第一審が東京地裁となる(民事訴訟法第6条)。これらの裁判所では、知的財産の専門部が設けられており、知的財産専門に取り扱う裁判官によって審理される。大阪地裁および東京地裁の判決に対する控訴審は、いずれも知的財産高等裁判所の専属管轄となる。
[3]裁判手続きの流れ・審理の進め方
審理の進め方
 特許権の侵害訴訟等では、侵害論(イ号物件またはイ号方法が特許発明の技術的範囲に属するか否か)が大きなウエイトを占め、それゆえに技術的事項の争点整理が重要な位置を占める。このため、口頭弁論(法廷で行われる通常の公開裁判)ではなく、弁論準備手続により争点整理が行われることがほとんどである。これは、いわゆるラウンドテーブル方式と呼ばれるものであり、法廷とは別の部屋(通常は審尋室、準備室、和解室、審尋兼和解室などと呼ばれる部屋)で裁判官および当事者が同じテーブルに着いて裁判官の指揮下で争点のとりまとめを進める方式である。そして、争点がまとまった後に口頭弁論が開かれることになる。
 もちろん、ラウンドテーブル方式の場合、代理人以外に補佐人、当事者も出席することが可能である。なお、弁論準備手続では、裁判所の許可があれば第三者の傍聴も可能である(民事訴訟法第169条2項)。

進行スケジュール
 裁判手続きにおける進行スケジュールとしては、訴えの提起がなされてから通常30日で第1回の口頭弁論が開かれ、訴え提起の日から330日(約1年)以内に審理終結することになっている。審理が弁論準備手続により進められる場合は、口頭弁論期日には弁論準備手続の期日が入る。なお、弁論準備手続で進められる場合でも、最終的には裁判は公開されなければならないので、弁論準備手続が終結した後に、最後に法廷で口頭弁論が開かれることになる。
 最終的になされる口頭弁論では、これまで準備書面で陳述した内容を確認する程度で終了し、通常はその場で判決言渡日が告知される。したがって、上記口頭弁論の場において、新たな反論や証拠の提出などは行われないのが通例である。

被告の対応
 第1回目は、原告は訴状内容の陳述、被告は答弁書内容の陳述を行う。実務的には、答弁書は、時間の関係上、形式的な反論(争う意思を示すだけ)にとどまり、具体的な被告の反論は次の書面(第1準備書面)以降で行われることが通例である。

無効審判との関係
 侵害訴訟が提起された場合、被告はその対抗手段として特許庁に対して無効審判(特許法第123条)を請求することがよく行われる。無効審判の審決が確定した場合はその特許権は遡及的に消滅するため、裁判所もその動向を把握する必要がある。場合によっては、無効審判の趨勢を見守るべく審理が中止されることもある。

侵害論と損害論
 損害賠償請求事件のような場合は、侵害事実の有無(侵害論)の検討をした後、その侵害事実の存在が認定された場合は侵害による損害額の算定(損害論)に進む、という二段階構成がとられる。したがって、侵害論で「非侵害」と判断される場合は、もはや損害額も検討する必要性がないということになる。このため、侵害論で審理が打ち切られたということは原告敗訴という公算が極めて高くなることを意味する。

(4)特許侵害訴訟で何がなされるか

 特許権侵害訴訟において焦点となるのは、言うまでもなく被告の行為が特許権を侵害しているか否かという点である。このため、特許権侵害訴訟では特に、1)特許発明の有効性、2)特許発明の技術的範囲が争われる。裁判所では、これら点について原告・被告の言い分を整理し、当事者が争わない点および当事者が争う点(争点)を整理にした上で、その争点について裁判所が審理し、最終的な結論(判決)を導き出すことになる。

(5)特許侵害訴訟における技術者・研究者の役割

 特許侵害訴訟で最も問題とされる争点は、イ号物件が特許発明の技術的範囲に属するか否か(すなわち、被告物件が特許権の権利範囲に含まれるかどうか)という点になる。
 また、いわゆるキルビー最高裁判決および平成16年改正特許法104条の3の規定により、特許侵害訴訟において特許の有効性について裁判所でも審理できることになり、これにより、裁判所は、無効理由を有する特許権の権利行使は(権利の濫用に当たるから)認めないという判決を出すこともでき、そうなれば被告は侵害から逃れることができる。したがって、侵害訴訟の多くのケースにおいて、特許の有効性の有無が単独または侵害論と併せて争われている。
 このように、原告・被告にいずれにおいても、権利範囲および有効性を争うべく弁護士(弁理士)の指揮のもとで訴訟戦略を立てることになるが、その戦略を立てる上で、技術者・研究者による技術的なサポートが必要不可欠となる。特に、裁判官は法律系出身者がほとんどであり、それゆえに技術に精通していないため、研究者や技術者の目線でそのまま主張しても、裁判官に通じない場合も起こる。このため、裁判官や弁護士にも理解できる説明の仕方が研究者や技術者に求められる。
 また、化学・バイオ系の事件のように、「実験データの撃ち合い」となるようなケースでは、技術者・研究者のバックアップの善し悪しが裁判の明暗を分けると言っても過言ではない。

(6)特許無効の抗弁に関する補足

 事件の蒸し返しを防ぐため、平成23年改正で特許法第104条の4を新設し、特許侵害訴訟の当事者であった者については、その終局判決がされた場合において、当該終局判決確定後に行なわれた行政処分取消しのための手続の確定に基づいて、当該特許権侵害訴訟に係る再審の請求ができないこととした。


Last Update: April 1, 2015